冯璞
美国商标法有自己独特的规定和实践。这些差异可能会使外国申请人在美国申请商标注册时出现一些本该避免的风险。本文重点介绍了外国申请人在美国申请商标注册时容易出现的风险，并提出应对这些风险的预防措施。
过于宽泛的商品和服务描述
一个常见的问题是在申请时过于宽泛地描述商品和服务，这在外国申请人中比较普遍。他们通常习惯于在自己的国家中允许尽可能宽泛地描述商品和服务以获得更广泛的保护范围。但在美国，过于宽泛的商品和服务描述可能会导致整个注册被撤销。申请美国商标注册的申请人，无论是外国人还是美国国内申请人，都必须有在美国商业活动上使用商标的真实意图，并在所有列出的商品和服務上使用商标。这一要求对于所有在提交申请时尚未在美国商业中使用商标的美国申请尤为相关。在基于使用意图的申请中，除非是巴黎公约或马德里议定书申请人，否则在发出核准注册通知后最多可以延迟3年开始使用商标。
在美国注册商标时，必须有真实的意图在美国从事商业活动，并且必须附带宣誓书或声明以及使用样品来证明这种意图。对于非巴黎公约或马德里议定书的申请人，必须在美国注册之前就已存在这种真实意图，其他申请人则需要在美国注册后第五年至第六年期间和商标每十年更新注册时提交宣誓书。如果缺乏这种真实意图，可能会成为第三方对申请和注册的有效性进行攻击的基础。虽然在大多数情况下，证明申请人没有意图使用该商标可能很困难，但在某些情况下是可以实现的。这些情况包括：申请人的业务、营销计划或产品开发材料没有显示出有意愿生产或销售在申请中列出的某些产品。标识商品和服务的范围越广泛，而且与申请人通常业务不相关的商品和服务在注册中列出，攻击就越有可能成功。
广泛的商品和服务描述可能会导致美国商标局拒绝注册。如果商标申请仅使用国际分类标题，审查员会拒绝注册。此外，由于宽泛的商品和服务描述可能导致与已注册商标产生混淆，因此注册可能会被拒绝。在审查过程中，美国商标注册系统会考虑这些因素来决定是否拒绝注册。如果第三人发现与其商标类似的商标正在注册，他们也可以提出异议以阻止该商标注册。
未能充分利用补充注册簿注册
美国商标局的补充注册簿是一个重要的备选注册簿，可以用于注册已在美国商业中使用的商标。这些商标在其所涉及的商品或服务中并没有固有的独特性，但通过使用能够变得独特并被用作商标或服务标记。尽管在补充注册簿上申请注册默示着承认该术语本身并不具有显著性，但是在补充注册簿上注册可以作为美国商标局主注册簿的补充证据，证明商标已经被商业上使用，并具有一定的保护作用。
补充注册簿的注册可以成为阻碍相同或混淆性相似商标的后续注册的障碍。这具有重要的防御目的，因为其他人进行商标检索时可以发现该已经注册的商标。补充注册簿的所有者可以使用注册符号“？”与商标相关联。此外，补充注册簿的所有者还可以在美国联邦法院起诉侵权行为并有可能获得三倍的损害赔偿。
在补充注册簿上注册商标并不排除在符合条件时在主注册簿上注册该商标的权利。如果商标已在美国商业中使用并已被推广到相关公众已将带有该商标的商品或服务与单一来源联系起来的程度，则可能获得在主注册簿上注册的资格。申请人可以提交宣誓书或声明作为商标获得显著性的初步证据，以证明该商标实质上已连续和排他性使用5年。然而，仍可能需要提交获得显著性的实际证据，如销售数据、广告支出、广告和促销材料，以及消费者认可商标的证据，包括消费者宣誓书和调查报告。这些实际证据可以作为商标获得显著性的证明，以获得在主注册簿上注册的资格。
未充分进行检索和评估
为了确定新商标在美国能够无风险使用，需要进行适当的检索以了解在美国使用商标是否会受到任何限制，这包括检索美国商标局的主簿和补充注册簿。此类检索对于全球范围内使用商标也非常有帮助。但是，这种初步检索并不能充分确保商标可以在美国安全使用。初步检索结果可能无法识别不同但相似的商标，也无法确定未注册商标的先前普通法权利。仅检索美国商标局的有效注册也很危险，因为未被放弃的商标可能仍具有相关持续的普通法权利。如果外国申请人希望在全球范围内使用相同的商标，就必须进行全面的商标检索，以避免因美国先前的普通法或注册商标权而被迫在美国采用不同的商标。
同样重要的是，美国商标从业者不仅需要进行检索，还需要审查检索结果，而不是让非美国的内部或外部律师对检索结果进行分析。这样做不仅可以避免忽视在先普通法商标和/或误判混淆分析可能性的风险，而且还可以提供详细的外部律师意见，有助于针对可能的故意商标侵权索赔进行辩护。故意侵权索赔是基于侵权人尽管知道可能存在商标冲突，仍然采用该商标。如果外部律师的意见书足够详细地说明了为什么相关商标不应成为注册和使用的障碍，侵权人可以放弃保护此类意见的律师—委托人特权，并依赖律师的评估，认为它不会侵犯第三方的在先商标，以减轻损害赔偿。虽然依赖律师的建议和检索竞争商标可能是支持主观善意的一个因素，但来自内部律师的简短电子邮件显然并不足以为故意侵权行为进行辩护。
仅仅因为检索报告中没有显示相应的商标注册或申请，就认为相似的域名无关紧要是危险的。需要进一步调查域名注册人是否也拥有在先普通法商标权，尤其是当该域名用作商标时。这种普通法权利可以作为侵权索赔的基础，就像该商标的注册一样。因此，对于商标从业者而言，除了进行检索以外，还需要进行更深入的调查，以确保没有侵犯先前的普通法商标权。
未能在申请文件上正确签字
美国申请必须由可以对申请人具有法律约束力的人签署，或者对所陈述的事实有第一手了解并有权代表申请人签字的人签署，或者可以由授权的美国律师签署。
虽然外国申请人可能只是出于方便让其美国商标律师在申请书上签字，但有时会适得其反。外部商标律师通常不了解声明的相关事实，因此必须依赖从外国申请人那里获得的信息。更重要的是，通过签署该声明，外部律师可能成为所做声明的事实证人，因此如果申请或任何由此产生的注册的有效性受到质疑，外部律师有可能被取消代表申请人作为商标代理人的资格，这将导致额外的时间和成本来寻找新的外部律师。因此，建议让外国申请人直接签署相关的文件和声明是一种更好的做法。
未能充分監管商标的使用
成功保护商标的关键在于及时使用商标标记。如果所有者在发现侵权后等待过长的时间才采取行动，甚至完全不行使权利，就可能导致商标权的完全丧失或受到极大限制。如果所有者不反对他人的商标注册申请，然后等待5年以上才请求取消注册，这也可能导致失去在头5年内取消注册所需的胜诉理由。这被称为“懈怠原则”，它会阻碍有效的商标执法。
如果不采取必要的措施阻止相同或混淆性相似商标的使用和/或注册，这可能会以其他两种形式损害商标。首先，它可能会削弱商标的显著性，当在任何领域中有太多高度相似的标记时就会发生这种情况。其次，如果公众也这样做，其他人对商标的一般使用最终会破坏该商标作为商标发挥作用的能力。这个过程被称为“通用化”，会导致所有商标权的丧失，就像曾经的专有商标 THERMOS、ASPIRIN和 CELLOPHANE，被作为这些新商品的通用名称使用一样。
商标所有者应该尽早了解潜在的商标侵权和冲突使用情况，因为主动行使权利非常重要。他们应该鼓励员工向管理层报告任何可能的侵权行为，因为员工最接近市场，最熟悉公司的产品，他们的投入是最有价值和最便宜的。此外，商标所有者还应该拥有正规的监视服务，以便及时监测和报告所有新申请的商标注册，以及监测和报告相同或相似商标的注册域名和普通法使用。通过简单的谷歌搜索可以揭示一些相关第三方在普通法意义上使用相同商标，而通过专业的检索公司可以进行更详细的普通法检索。外国商标所有者应准备好在得知潜在侵权行为后的合理时间内采取行动，以免日后无法主张权利。
总结
外国商标所有人在保护商标及其在美国的注册方面面临许多挑战。如今，使用马德里议定书可以将国际注册扩展到美国及其领土，外国商标所有人比以往任何时候都更容易遇到陷阱。外国商标所有人应该注意到，美国商标法的基于使用的注册体系有着其特殊要求，而忽视这些要求可能导致商标权的丧失和注册失败。因此，就马德里议定书下的美国领土延伸保护事宜咨询美国商标律师，最好是在提交马德里议定书申请之前或最迟在收到美国商标局的临时拒绝注册或接受通知时，这将有助于外国商标所有人尽量避免上述风险。在与美国商标律师合作时，外国商标所有人应该要求一份详细的报告函，其中列出所有美国注册所需要求，并在内部建立起备案系统。外国商标所有人应当更充分地了解美国商标法的要求，通过避免美国商标申请注册实践中几个最常见陷阱，并在美国成功保护他们的商标权利。
（作者单位：中国贸促会专利商标事务所
参考资料：
1. 美国专利商标局网站 www.uspto.gov
2. Trademark and Unfair Competition Law， Sixth Edition， Jane C. Ginsburg， Jessica Litman， Mary Kevlin）
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